A guerra de marcas entre dois pinguins! Pudgy Penguins NFT é acusado de violar direitos autorais tradicionais

A marca de vestuário Original Penguin, pertencente à empresa de licenciamento PEI Licensing, entrou com uma ação na quarta-feira no tribunal federal da Flórida contra Pudgy Penguins, alegando violação de marca, diluição de marca e concorrência desleal, focando na linha de produtos de vestuário de Pudgy Penguins.

Análise completa da ação: as três acusações e quatro pedidos da PEI

(Fonte: CourtListener)

A queixa da PEI Licensing revela o contexto jurídico completo do caso. Em outubro de 2023, a PEI já havia enviado uma notificação de cessação de violação a Pudgy Penguins, solicitando que abandonasse várias aplicações de marca de pinguim junto ao Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO), mas não obteve resposta, levando à apresentação desta ação.

A PEI fez quatro pedidos específicos na ação:

Rejeição das aplicações no USPTO: solicitar ao tribunal que ordene ao USPTO a rejeição de todas as aplicações de marca de pinguim de Pudgy Penguins.

Medida cautelar: impedir que Pudgy Penguins continue usando as marcas supostamente infratoras em vestuário e negócios relacionados.

Destruição de produtos: ordenar a destruição de todo o estoque de produtos existentes que possam causar confusão com a marca da PEI.

Devolução de lucros: exigir que Pudgy Penguins entregue todos os lucros obtidos com a venda desses produtos.

Na queixa, a PEI foi enfática, afirmando que Pudgy Penguins “usurpou os valiosos direitos de propriedade da PEI” e apresentou como principal evidência uma comparação visual dos produtos de vestuário.

Resposta de Pudgy Penguins: “Visuais completamente diferentes, mercados totalmente distintos”

Jennifer McGlone, responsável jurídica da Pudgy Penguins, afirmou ao Cointelegraph que a empresa “está surpresa com esta ação, especialmente porque as partes estavam anteriormente envolvidas em negociações privadas produtivas”. Ela destacou que a marca Pudgy Penguins “é visualmente distinta, atende a públicos e mercados completamente diferentes” e confia que a alegação da PEI carece de fundamentos.

McGlone também apontou que Pudgy Penguins já obteve várias aprovações de aplicações de marcas relacionadas à sua marca junto ao USPTO, e acredita que esse fato por si só reforça sua posição contra a alegação de violação. A conta oficial do Pudgy Penguins no X (antigo Twitter) publicou uma meme sugerindo que não há semelhanças entre as duas marcas.

Riscos jurídicos na comercialização de marcas NFT: lições do caso Pudgy Penguins

Este caso reflete os desafios jurídicos estruturais que projetos de NFT enfrentam ao expandir para marcas de consumo. Nos últimos anos, Pudgy Penguins tem investido ativamente em brinquedos físicos, vestuário e outros bens de consumo, buscando transformar o valor de sua marca digital em receita tradicional, mas essa estratégia também os coloca na área de proteção de marcas de marcas tradicionais.

A ação da PEI serve como um alerta claro para marcas de vestuário tradicionais sobre a entrada de projetos de NFT em sua esfera de proteção de marca — mesmo que os mercados, públicos e posicionamentos sejam diferentes, a possibilidade de confusão visual pode gerar ações legais.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre a marca de Pudgy Penguins e a marca Original Penguin da PEI Licensing?

A PEI Licensing é uma marca tradicional de vestuário, cujo pinguim é usado principalmente em roupas casuais para adultos, com mais de 68 anos de uso comercial. Pudgy Penguins, por outro lado, é originária de um projeto de arte NFT voltado à comunidade de criptomoedas, expandindo-se para brinquedos e produtos de moda. Embora Pudgy Penguins afirme que as marcas são “visualmente distintas”, o tribunal avaliará a similaridade e a possibilidade de confusão no mercado.

A aprovação pelo USPTO das marcas de Pudgy Penguins indica maior chance de sucesso na ação?

A aprovação inicial pelo USPTO indica que o examinador considerou as aplicações atendendo aos requisitos básicos, mas não exclui a possibilidade de terceiros apresentarem alegações de violação na justiça. Em ações de marca, o tribunal federal pode, mesmo com a aprovação do USPTO, determinar que a marca infringe ou dilui marcas já conhecidas, com base na análise de similaridade e confusão potencial.

Que lições este caso oferece para a expansão comercial de projetos NFT?

Este caso evidencia que, ao expandir para o mercado de bens de consumo tradicionais, projetos de NFT devem realizar uma análise completa de conformidade de marca com antecedência. Mesmo que a marca digital seja altamente reconhecida, ao entrar em mercados de vestuário, brinquedos ou outros bens protegidos por marcas estabelecidas, podem enfrentar ações de violação de marca por parte de titulares tradicionais.